Le choix d’une marque est stratégique pour les entreprises. Elle a pour fonction essentielle de permettre à l’entreprise de se distinguer de ses concurrents sur un marché donné. Pour cela, elle se doit d’être distinctive. Cette condition posée par le code de la propriété intellectuelle génère néanmoins certaines difficultés.
Qu’est-ce qu’une marque distinctive ?
Pour qu’une marque puisse valablement être enregistrée, elle doit être distinctive. Cette condition est posée par l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle. La marque doit ainsi permettre aux consommateurs de ne pas confondre des produits ou services identiques proposés par des entreprises concurrentes. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie à l’égard des services ou produits désignés. N’est pas considéré comme distinctif, un signe descriptif qui, dans le langage courant, sert à désigner le produit ou service. La dénomination d’une qualité, quantité ou de l’origine du produit n’est pas non plus considérée comme un signe distinctif. Enfin, une marque ne peut être distinctive si elle se contente de renvoyer à la forme du produit, lorsque celle-ci lui est imposée par ses fonctions ou sa nature.
Pourquoi choisir une marque distinctive ?
Lorsqu’une marque est enregistrée, elle peut bénéficier de la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle. Cette protection vise à empêcher toute utilisation ou reproduction par un concurrent, de cette marque. Or, cette protection n’est pas possible lorsque la marque n’est pas distinctive. En effet, une entreprise ne peut pas s’approprier un terme générique ou usuel servant à désigner un produit. Par exemple, une entreprise fabriquant des assiettes ne pourrait pas déposer la marque « assiette ». Cela aurait pour effet de retirer du domaine public le mot assiette et d’empêcher tous les fabricants du même secteur d’utiliser ce signe afin de désigner leurs produits. Afin de préserver la liberté du commerce, ces signes simplement descriptifs et non distinctifs se doivent dès lors d’être libre d’utilisation.
Comment choisir un nom de marque distinctif ?
Vous l’aurez compris, il n’est pas possible de choisir un nom de marque descriptif du produit ou service proposé. Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé le 15 janvier 2019 que la marque de location de voiture Rent a car, décrit les services rendus. Elle n’est donc pas distinctive. La marque ne peut pas non plus reprendre la caractéristique essentielle du service ou du produit. Par exemple, vous ne pourrez pas utiliser le terme « bon marché » pour une marque de chaussures à bas prix.
Il est possible néanmoins de combiner des signes qui ne sont pas distinctifs en eux-mêmes, mais qui le deviennent grâce à cette combinaison. Il faut alors que le nom de marque qui en ressorte se distingue de la description du produit ou service vendu. Par exemple, la marque La vache qui rit n’est pas distinctive si on prend ses éléments individuellement. Si vous optez pour cette option, sachez néanmoins que votre nom de marque sera considéré comme faible. La preuve de la contrefaçon de marque sera dès lors plus difficile à rapporter. De même, vous ne pourrez pas vous opposer à l’utilisation par vos concurrents des éléments génériques de votre marque.
Vous pouvez également contourner l’absence de caractère distinctif en ajoutant un logo à votre nom de marque descriptif. Ce logo devra néanmoins être en lui-même distinctif et seul le logo sera protégé par le droit de la propriété intellectuelle.
En réalité, la meilleure option s’avère, dans la majorité des cas, d’opter pour une marque arbitraire. La marque arbitraire a l’avantage de ne présenter aucun lien avec le service ou le produit que vous souhaitez vendre. Le champ des possibles est alors vaste : vous pouvez choisir un nom commun, un nom propre ou un terme inventé, tant que ceux-ci n’ont pas de liens avec votre produit. Cependant n’oubliez pas de vous protéger une fois le choix fait en déposant cette marque.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage
Lorsqu’une marque n’est pas distinctive lors de son enregistrement, l’article L 711-2 CPI lui offre la possibilité de le devenir par l’usage. En tant que créateur de la marque, il vous appartiendra de prouver son caractère distinctif. Il faudra démontrer que la marque permet aux consommateurs d’un secteur déterminé, de distinguer vos produits ou services de ceux de vos concurrents. Pour rapporter cette preuve, vous pourrez vous appuyer sur la durée de l’usage, le secteur géographique, vos parts de marché, ainsi que l’intensité de cette usage. Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2016 a considéré que la marque vente-privee.com est devenue distinctive par l’usage.
La protection de la marque distinctive par l’usage est néanmoins limitée. En effet, en cas de contrefaçon, vous ne pourrez agir qu’à l’encontre des marques enregistrées après que votre marque ait acquis son caractère distinctif.
